广悦知识产权丨确认商标不侵权之诉中原告的“指定动作”

不知各位有无听过这样的“桥段”：明明是自己多年心血打造出来的品牌，一不留神商标就被他人抢注了，更糟糕的是被抢注不久收到来自于“权利人”的《警告函》，还被索要高达数百万元的商标转让金！生意看似无法再经常经营下去了。众所周知，很多情况下，“他人”不是别人，而是部分以“经营”商标注册和交易为业的“投资公司”。商标被抢注就只能坐以待毙、望商标轻叹吗？本文作者将通过一起亲办的确认商标不侵权案件给大家讲述一场被抢注人的反击战。

广州某旺餐饮管理有限公司（以下简称“某旺公司”）成立于2015年3月26日，成立后一直使用“某旺”作为其企业名称中的字号，同时也是第30类 “某旺+图形”注册商标、第35类 “某旺”注册商标的商标权利人。某旺公司是一家专业从事“某旺”早餐加盟、早餐连锁品牌的企业，已经营有300家左右“某旺”直营店及加盟店。“某旺”品牌早餐店出品极佳，深受消费者欢迎。

广州某某投资有限公司（以下简称“某某公司”）分别于2019年1月、2019年7月申请注册第43类 “某旺”（竖体）商标申请，第43类 “某旺”（横体）商标。经查，某某公司抢注、囤积了近200件商标的行为，其中不乏与他人知名商标相同或近似的商标，其中包括大量与知名汽车、饮料品牌有关的商标。

2020年年底，某旺公司收到某某公司委托律师事务所签发的《律师函》，表示某旺公司在企业名称、自营或加盟的早餐店门头、包装、宣传资料等途径使用“某旺”字样，侵害了其商标专用权；数天以后，某旺公司获悉某某公司向佛山市市场监督管理局某区分局投诉原告的加盟商佛山市某区“某旺”广式小食店侵害其商标专用权。

在收到律师函以后，某旺公司代表联系发函律师，通过律师辗转联络到某某公司有关负责人，该公司负责人要求某旺公司停止侵权，若要合法使用该品牌，某某公司可以将第43类“某旺”商标以超过两百万元转让给某旺公司。某旺公司负责人“惊叹”如此高额的转让金的同时，更担心现有加盟商和后续相关合作方对其品牌使用的合法性产生影响，从而直接导致创办多年的品牌毁于一旦。

接受咨询时，本文作者提供了以下“组合拳”应对措施，使得某旺公司负责人紧张的心情得到了一定程度上的缓解：

1.对43类两件“某旺”注册商标提起无效宣告，虽然通过主张在先权利主张无效宣告在认定方面存在一定的难度，但鉴于某某公司囤积知名商标的情形较为明显，在国家有关部门打击抢注商标的高压态势下，无效宣告的成功率较高；

2.向法院提起“确认商标不侵权之诉”，通过司法裁判认定某旺公司的行为不构成侵权，以消除某旺公司商业上所面临的危机，同时也免于被商标抢注人“掐脖子”。

关于确认不侵权之诉，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第五条规定：“提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实：（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼。”如此来看，确认不侵害知识产权之诉过程中，上述司法解释对原告提供了一套“指定动作”。基于此，本文作者在接受某旺公司委托后，随即向某某公司签发《催告函》并对有关文书的送达情况进行了证据巩固。

本案进入诉讼后，通过庭审，焦点问题主要有：

本案中，涉案商标在原告起诉前后发生了转让，案审过程中该商标已归第三人所有。在这种情况下某某公司是否为本案适格被告，存在较大的争议。通过裁判文书检索，发现全国与本案案情接近的在先判例只有一个[1]。案审过程中，本文作者据理力争，强调被告在向原告发出警告函并向有关市监部门投诉时，均以其自身名义主张涉案商标相关权益，因此其作为本案的适格被告并无不当。至于后续涉案商标发生转让、无效宣告，不影响某某公司作为本案适格被告。

确认不侵害商标权纠纷中，当事人之间争议的法律关系是原告的行为是否构成对被告注册商标专用权的侵害。如注册商标专用权人在先提起侵害商标权之诉，则相对方可提出不侵权抗辩，此时不存在进行相应的确认不侵权之诉的必要。确认不侵权纠纷的产生，是由于权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序予以解决，使相对方处于不确定状态，确认不侵权诉讼的制度目的在于赋予相对方诉权，使其能够通过司法途径尽快结束其与权利人之间不稳定的法律状态，避免因法律权利义务的不确定状态对其正常的生产经营持续造成负面影响。因此，相对方收到权利人的侵权警告，但权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼，从而导致双方之间的权利义务处于不确定状态，即足以使相对方产生诉的利益，从而具备了提起确认不侵权之诉的适格条件。如前所述，被告某某公司拟针对原告“某旺”商标所采取的一系列措施（包括通过发函、投诉主张涉案商标的权利），造成原被告之间不稳定的法律状态，因此，有必要对原告是否侵害被告商标专用权作出认定。

一审判决认定某旺公司使用“某旺”标识的行为不侵害某某公司的商标专用权。该判决的重要依据是在判决之前某某公司抢注的两件涉案商标已经被裁定宣告无效，该两件注册商标专用权视为自始不存在，故认定某旺公司不侵权。后当事人双方均未提起上诉，一审判决生效。

假设涉案两件商标宣告无效失败，或者案审过程中国家知识产权局未作出无效宣告裁定，案件走向如何？

本文作者认为，核心问题是：原告经营早点销售的行为，是否落入涉案商标核准保护的范围？在案证据可引证，原告及其加盟商属于非常典型的“前店后厂”“打包带走”模式的早点经营者，这种销售模式的店铺，本质上就是销售其制作好的早点，由顾客带走食用，无论是门店招牌上还是宣传资料、产品包装上对商标的使用，其均符合商标法第四十八条所规定的使用，属于对原告核准使用范围内（第30类）的使用。虽然原告与加盟商被定义为餐饮行业商事主体，但这与尼斯商标分类中43类所指的餐饮、饭馆、餐厅等服务存在区别。（在先判例“鲍师傅”一案案情非常相似，可作为参考[2]）本文作者认为，即便涉案两件商标宣告无效失败，或者案审过程中国家知识产权局未作出无效宣告裁定，仍应认定原告不侵权。

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