广悦知识产权丨浅议约定赔偿作为知识产权惩罚性赔偿计算基数的适用

约定赔偿是指当事人对侵权赔偿数额或者赔偿计算方法的约定，包括在侵权行为发生前的事先约定，或者侵权行为发生后的事后约定，常见于《和解协议》中，条款表述诸如“乙方违反本约定或继续实施侵权行为的，乙方将向甲方赔偿XXX万元”等。

约定赔偿在知识产权侵权案件的适用可见于著作权、专利权领域，如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条、《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条。进一步，北京高院、浙江高院还通过审理指南的形式，明确规定了约定赔偿可以适用于知识产权惩罚性赔偿，如《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.21条，和浙江高院发布的《知识产权损害赔偿审理指南》第十四条。

不过，在2021年3月3日最高法院发布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿司法解释》）中，第五条第一款规定“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。”但未将约定赔偿作为惩罚性赔偿数额的计算基数予以列明，使得关于知识产权权利人能否主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿这一问题再次引发讨论，而且在《惩罚性赔偿司法解释》出台后，司法实践围绕该问题也存在不同的裁判路径，因此，本文将从人民法院案例库的一个参考案例出发，结合上海地区法院的两案，浅议约定赔偿作为知识产权惩罚性赔偿计算基数的适用问题。

2022年10月10日，在“金某海诉郑东新区白沙镇某五金机电劳保建材经营部等侵害发明专利权纠纷案”中，最高法院查明，原告金某海与被告郑东新区白沙镇某五金机电劳保建材经营部曾就同种被诉侵权产品在另案中达成过和解，并签署《和解协议》。《和解协议》载明，被告郑东新区白沙镇某五金机电劳保建材经营部即日起立即停止侵犯原告金某海涉案专利权的行为，被告郑东新区白沙镇某五金机电劳保建材经营部自愿一次性给付原告金某海经济损失及合理费用共计3万元。

依此，就二审争议焦点“原审判决确定的赔偿数额是否适当”，最高法院支持以在先和解协议约定的赔偿数额作为惩罚性赔偿计算基础，认为“本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。”

2023年9月14日，在“广州某个人护理用品有限公司诉河南省某洗涤有限公司等侵害商标权纠纷案”中，原告广州某个人护理用品有限公司主张按照前案《和解协议》约定的150万元赔偿额为计算基础，对被告河南省某洗涤有限公司适用惩罚性赔偿。然而，上海徐汇法院认为，虽然被告河南省某洗涤有限公司存在重复侵权行为，应当适用惩罚性赔偿，但是原告广州某个人护理用品有限公司所主张的实际损失计算方式中的因数与查明事实不符，前案《和解协议》中的150万元赔偿额仅能作为确定经济损失的参考因素之一，而无法直接作为判赔依据。最终，上海徐汇法院综合多方面因素，确定惩罚性赔偿的计算基数为4万元，并适用3倍惩罚性赔偿，判决被告河南省某洗涤有限公司承担经济损失和合理费用共计13.5万元。

2024年4月1日，在“某英国有限公司等与厦门市某商贸有限公司等著作权侵权纠纷案”中，两原告认为被告厦门市某商贸有限公司在签署《和解协议》后继续实施侵权行为，主张被告厦门市某商贸有限公司在赔偿经济损失的基础上基础承担惩罚性赔偿责任。上海长宁法院审理后认为，被告厦门市某商贸有限公司构成重复侵权，两原告有权请求相应的惩罚性赔偿，同时，针对当事人达成的《和解协议》，上海长宁法院认为“原、被告双方达成的《和解协议》属双方在私法自治范畴内对侵权赔偿数额作出的约定，兼具补偿与惩罚并重的法律精神，本院予以支持。”根据《和解协议》显示，如果被告厦门市某商贸有限公司签订协议之后继续实施侵犯两原告知识产权的行为，不论该侵权行为的性质及严重程度，被告厦门市某商贸有限公司均应承担违约责任，违约责任按再次侵权所得销售额的五倍来承担，且不低于该协议第一条所列赔偿款即15万元的5倍，最终判决被告厦门市某商贸有限公司赔偿两原告包括合理费用在内的经济损失共计75万元。

四、以约定赔偿为知识产权惩罚性赔偿计算基数的合理性

从法律规定来看，《民法典》《惩罚性赔偿司法解释》及相关法律规定明确了知识产权惩罚性赔偿的适用条件，但并未排除以约定赔偿作为计算基数的可能性，如《惩罚性赔偿司法解释》第五条第三款规定“人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。”，同时，《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》第六条中也提及“为发挥惩罚性赔偿制度遏制侵权的重要作用，立足知识产权审判实际，《解释》第5条第3款将参考原告主张和提供的证据所确定的赔偿数额作为基数的一种。”因此，本文认为此处“参考原告的主张和证据”是为约定赔偿作为惩罚性赔偿基数的计算方式进行适用打开了窗口，因为载有约定赔偿内容的《和解协议》，本身即属于“原告主张和提供的证据”。

从实践效果来看，约定赔偿是当事人在平等协商基础上对自身权利义务的处分与安排，体现了当事人对侵权行为可能造成后果的预期与认可，以约定赔偿数额为基数适用惩罚性赔偿，是对当事人意思自治的尊重，维护了契约的严肃性和权威性，有利于引导当事人诚信履行和解协议，避免重复侵权行为的发生。同时，提高了司法审判效率，也降低权利人维权成本。若司法机关在处理知识产权重复侵权案件时，能够以当事人之间的约定赔偿为基础适用惩罚性赔偿，可减少对侵权人实际获利、权利人实际损失等复杂证据的过度依赖与审查，避免因证据难以确定而导致的案件久拖不决。因此，（2022）最高法知民终871号案和（2023）沪0105民初12584号案的裁判思路为知识产权司法保护提供了一种更为积极、有效的范例，能够更有效地遏制侵权行为，维护知识产权的市场秩序。

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