Mentre l’invalidazione contro la registrazione di un marchio in malafede potrebbe richiedere prove molto solide per dimostrare l’influenza del mercato di tale simbolo, un’alternativa potrebbe essere quella di fare affidamento sul copyright del design del marchio per impedire al registrante abusivo di mettere in discussione la paternità del marchio in questione.
Nel 2020, due casi correlati tra la Qingdao Fuku Company e la Yi Pin Shi Company più la persona fisica sig. Zheng sono stati soggetti ad un nuovo processo davanti alla Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese.
Il primo caso riguarda la violazione del copyright, in cui la Qingdao Fuku Company come parte attorea, ha citato in giudizio Yi Pin Shi Company più il sig. Zheng per aver violato il suo copyright sull’opera d’arte calligrafica di “Yi Pin Shi”. Aveva utilizzato tale opera d’arte calligrafica nella registrazione del marchio sotto il nome del sig. Zheng e concesso in licenza a Yi Pin Shi Company, senza previa autorizzazione da parte di Fuku Company. Alla fine, la Corte Suprema ha decretato l’annullamento della sentenza dall’appello che vedeva le convenute vittoriose. Confermando così il copyright dell’opera calligrafica “Yi Pin Shi” rivendicata da Qingdao Fuku nonchè stabilito che il sig. Zheng e Yi Pin Shi Company debbano fermare ogni ulteriore violazione del copyright della Qingdao Fuku Company sull’opera di calligrafia “Yi Pin Shi”.
Il secondo è un caso di violazione del marchio, in cui il sig. Zheng e Yi Pin Shi Company come parte attoree, hanno citato in giudizio Qingdao Fuku Company per violazione del suo marchio registrato “Yi Pin Shi” su prodotti simili senza previa autorizzazione da parte del sig. Zheng. Alla fine, poichè la sucitata sentenza aveva confermato il copyright della Qingdao Fuku Company sull’opera di calligrafia di “Yi Pin Shi”, tale decisione è stata utilizzata come base nel caso in merito alla violazione del marchio, dove il giudice ha quindi concluso che il sig. Zheng ha registrato il marchio “Yi Pin Shi” violando il copyright della Qingdao Fuku e quindi la sua richieste era disonesta e non dovrà essere supportata dal tribunale.
Trademark n. 6175220 registrato da Zheng nella classe 11, immagine dal database CNIPA
La calligrafia “Yi Pin Shi” di proprietà della Qingdao Fuku Company. Non abbiamo trovato un’immagine da fonte pubblica sull’opera d’arte. Per riferimento, abbiamo preso l’immaginedal database CNIPA per la registrazione del marchio fatta da CUCKOO ELECTRONICS co., Ltd con lo stesso lavoro di calligrafia in alto a sinistra del marchio.
Un dettaglio interessante è che nel 2015, la società Qingdao Fuku aveva gia’ presentato al CNIPA l’invalidazione contro il marchio “Yi Pin Shi” registrato dal sig. Zheng. Tuttavia, Qingdao Fuku aveva perso in quell’occasione poiche’ il CNIPA aveva ritenuto:
- la maggior parte delle prove presentate da Qingdao Fuku erano autoprodotte e non sufficienti a dimostrare che prima della domanda e della registrazione del marchio “Yi Pin Shi” registrato dal sig/ Zheng, Qingdao Fuku utilizzava già il proprio marchio “Yi Pin Shi” su prodotti simili e otteneva una certa influenza tra il pubblico di riferimento;
- Quando Qingdao Fuku ha presentato istanza di invalidazione, erano passati più di 5 anni dalla registrazione del marchio “Yi Pin Shi” registrato dal sig. Zheng.
Da quanto sopra emerge che l’uso del copyright per contrastare la registrazione in malafede ha diversi vantaggi.
In primo luogo, rispetto alla prova che il marchio ha “ottenuto una certa influenza tra il pubblico”, provare la la titolarità del copyright precedente è relativamente più semplice. In secondo luogo, il copyright è uno strumento utile per garantire che il marchio registrato in malafede non possa essere comunque utilizzato. Ciò è particolarmente utile quando sono già trascorsi 5 anni dalla data di registrazione del marchio in malafede. Infatti, trascorsi 5 anni, il vero titolare del marchio non potrà più esperire una procedura di invalidazione del marchio se non per marchi ben noti. Con la titolarità del copyright dell’opera, citare in giudizio il registrante abusivo del marchio in un procedimento civile per violazione del copyright consentirà al titolare del marchio autentico di impedire al malfattore di utilizzare il marchio in questione una volta confermata la titolarità del copyright da parte del tribunale.
Considerando quanto sopra, vorremmo riassumere alcuni takeaway per i titolari di marchi o coloro che hanno intenzione di registrare marchi in Cina.
- Incororare l’opera d’arte come elemento del marchio se idoneo.
- Riserva la prova del processo di creazione dell’opera.
- Fare una registrazione del copyright in Cina il prima possibile.
- Raccogliere prove della pubblicazione/utilizzo di tali opere d’arte.
Il Dipartimento Legale Estero dello Studio Legale Wang Jing & GH vanta una lunga e solida esperienza nella consulenza ai clienti locali e stranieri in materia di protezione della proprietà intellettuale in Cina nonché in merito a controversie commerciali. In caso di domande non esitate a contattarci.
